Для чего нужен товарный знак? Как его правильно зарегистрировать и почему вам могут отказать

Когда регистрация товарного знака необходима, а когда этот вопрос можно отложить? О чём следует помнить при выборе и создании товарного знака? Какова процедура регистрации в патентном ведомстве и почему в более, чем половине случаев вас ждёт отказ? На эти вопросы отвечает Евгения Шишинова, патентный поверенный по товарным знакам с 20-летним опытом.

 

Самый популярный объект интеллектуальной собственности – это товарный знак, ведь «как корабль назовешь, так он и поплывет».

Товарный знак – название/обозначение, которое компании размещают на своих товарах или используют при оказании услуг, что позволяет потребителю отличить эти товары и услуги от аналогичных товаров и услуг других производителей.

Товарный знак является серьезным деловым активом для большинства компаний.  Потребители ценят товарные знаки с хорошей репутацией, а их владельцы получают преимущества на рынке.

Каждый начинающий бизнес боится копирования, особенно в интернете и социальных сетях, где всё копируется моментально. В этом смысле сегодня интеллектуальная собственность приобретает особую ценность. От того, насколько надёжно она защищена, может зависеть успех проекта.

 

Что даёт товарный знак?

  • выделяет / отличает товары одного производителя от аналогичных другого производителя;
  • свидетельствует об определенном качестве товара;
  • вызывает доверие покупателя за счет репутации владельца товарного знака;
  • выполняет охранную функцию (защита от копирования).

Не во всех случаях требуется регистрация товарного знака. Если открываете парикмахерскую в жилом доме в спальном районе, проще всего так и назвать её – «парикмахерской» или «салоном красоты».

Но если хочется выделиться среди конкурентов и масштабироваться в будущем, то без товарного знака не обойтись. В этом случае необходимо оригинальное название и логотип и их регистрация в патентном ведомстве.

Без такой регистрации у вас возникают риски, что успех приведёт к появлению подражателей и конкурентов. Любой сможет зарегистрировать ваш незарегистрированный бренд на себя и, присвоив тем самым ваше название и логотип, а также заработанную репутацию, заказчиков и потребителей товаров и услуг. Есть опасность, что конкуренты скопируют ваш бренд, первыми зарегистрируют его, раскрутят и займут всю нишу, оставив вас позади. А ещё, чего доброго, предложат вам выкупить ваше же название. Вероятнее всего, вы отвоюете своё доброе имя, раскошелившись на судебные расходы.

Также товарный знак необходим, если вы планируете реализацию своих товаров через мультибрендовые торговые площадки, интернет-магазины, например, Ашан, Детский мир, Ламода, KupiVIP и т. д. Перед тем как разместить товар, площадки просят свидетельство на товарный знак или хотя бы документы о подаче заявки, поскольку их привлекают к ответственности как нарушителей прав на товарный знак.

 

Процедура регистрации товарного знака

Проверяем своё название/лого в поисковых системах

Перед подачей заявки на регистрацию я рекомендую проверить ваше название/лого в поисковых системах Яндекс и Google, сейчас есть возможность загрузить и картинки. Кстати, таким способом можно проверить и добропорядочность работы дизайнера, если вы заказывали разработку своего бренда. Поиск выдаст и зарегистрированные товарные знаки, и конкурентов без регистрации. Вы увидите, насколько ваше название ново для вашей ниши.

Более точно спрогнозировать шансы на успех в регистрации товарного знака можно только после полной проверки, включающей также и заявки, что находятся на рассмотрении в патентном ведомстве. Услуги по проведению такой проверки оказывают патентные поверенные.

Если результаты неутешительные – думаем, как изменить свой знак. Если результаты положительные – переходим к регистрации.

 

Определяемся с видом товарного знака

Самые популярные: словесный (слово, словосочетание), изобразительный (картинка) и комбинированный (слово + картинка), есть и другие менее популярные: звуковые, цветовые и т.д.

Меня часто спрашивают: как лучше подавать – отдельно слово и картинку или их комбинацию?

То, что вы используете, и в том виде, в котором чаще всего используете, и нужно регистрировать!

Важно. Законом предусмотрен принцип обязательного использования товарного знака. По истечение 3-х лет с даты регистрации товарного знака его правовая охрана может быть прекращена досрочно вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трёх лет. Использование в отличном от зарегистрированного варианта – также находится в зоне риска досрочного прекращения. 

 

Выбираем класс МКТУ

Заявка на товарный знак подаётся в отношении определенных товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг (всего 45 классов МКТУ). Классификация содержит полный перечень возможных товаров и услуг, от продуктов питания, средств гигиены и канцелярии до ритуальных услуг.

Определяя товары и услуги для своей заявки, я рекомендую заглянуть в планы на будущее на 3-х– 5-ти летний период. Например, сейчас вы открываете салон красоты, планируете ли вы в будущем обучение мастеров (сторонних), продажу косметики под собственным брендом? Это три разных класса. Но, в тоже время, учитывая принцип обязательного использования товарного знака, не стоит «захватывать лишнее».

Количество классов определяет размер гос. пошлины. Подача заявки на регистрацию по всем классам обойдется заявителю в более чем 100 тысяч рублей.

Гос. пошлина за регистрацию в бумажном виде будет стоить 33 000 рублей в отношении 1 класса МКТУ, в электронном виде на 30% дешевле – 23 100 рублей. Каждый дополнительный класс стоит ориентировочно + 1.500. Для подачи заявки в электронном виде необходима квалифицированная электронная подпись и налаженное взаимодействие с патентным ведомством через личный кабинет.

 

Экспертиза проводится в несколько этапов:

  1. Формальная экспертиза – проверка наличие необходимых материалов заявки и оплаты пошлины; 
  2. Проверка правильности классификации товаров и услуг; 
  3. Экспертиза по существу, проверка охраноспособности обозначения – в результате этого этапа эксперт выносит решение о регистрации или «предварительный отказ».

Срок экспертизы занимает от 6 месяцев (в последнее время патентное ведомство стремится к сокращению сроков).

От чего зависит срок экспертизы?

  • правильности заполнения документов;
  • своевременной оплаты государственно пошлины;
  • подачи протестов третьих лиц;
  • оперативности в ответах на письма экспертизы.

Есть ускоренная процедура: к сумме пошлин прибавляем 94 400 рублей на проведение поиска по словесному или 188 000 рублей по комбинации – приведены тарифы патентного ведомства. Делопроизводство в этом случае укладывается в 2 месяца.

 

Разбираемся с основаниями для отказа

В 60-70% случаев будет «предварительный отказ». Что надо иметь в виду. Эксперт в патентном ведомстве – это человек со своим кругозором и набором знаний. Конечно, есть руководства и рекомендации по рассмотрению заявок, где изложены общие принципы, но человеческого фактора не избежать.

Поэтому предусмотрен «предварительный отказ» и 6 месяцев на подготовку ответа на него. Это время даётся вам, чтобы подобрать контраргументы на доводы эксперта и убедить его в своей точке зрения, зачастую устранить препятствия в регистрации вашего знака.

Итак, какие обозначения НЕ могут быть зарегистрированы в качестве Товарного знака? И что нужно учесть на стадии разработки товарного знака!

Обозначения, не обладающие различительной способностью – то есть они не могут индивидуализировать товар, отличать, выделять среди аналогичной продукции других производителей. К ним относятся:

  • простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
  • простые указания товаров или услуг, а также их реалистические или схематические изображения. Конечно, разные производители одного и того же вида товара должны иметь возможность размещать на товаре, его упаковке и т.п., общепринятое наименование этого товара (сметана, пицца, шоколад и т.д.);
  • сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырьё, из которого изготовлен товар;

Например, на товарном знаке ниже охраняется общий вид (то есть композиция, расположение элементов, «экомилк» и изображение коровы), но естественно, на слова «масло сливочное» государство не может дать монополию, тогда другим производителям придется называть свой товар «белое, жирное, кладется в кашу или отлично на бутерброд».

  • общепринятые наименования (пищепром, легпром, НПО, КБ, НКО, ООО);
  • вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (целлофан, ксерокс, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид и пр.).

В любом случае, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нём доминирующего положения. Это значит вы не сможете запрещать другим использовать такие элементы (например, «масло сливочное»).

Не допускается регистрация обозначений:

  • ложных или способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (пример: изображение свиньи для товара консервы фруктовые или «Карловарская минеральная вода», а заявитель из Минска);
  • противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (примеры отказов в регистрации: «кузькина мать», «шире хари» и т. п.).

 

Самое часто встречающееся и самое сложное основание для отказа –

тождество или сходство до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками других лиц или поданными на регистрацию, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Здесь обычно возникает больше всего вопросов и есть субъективные моменты. Задача эксперта при оценке сходства не допустить смешения потребителем товара и производителя, то есть когда вы покупаете сметану и рассчитываете, что она от одного производителя и имеет определенное качество, берёте в магазине упаковку, похожую на «ту самую», а дома открыли и поняли, что не та.

Или пример ниже. Кажется, знаки не сходны. Но представьте, на трассе на скорости выше 100 км/ч вы видите синее оформление, факел: «О! – думаете, – Газпром, заправляемся», а потом что-то с машиной неладное…

 

Закон даёт полгода на подготовку ответа на «предварительный отказ». Зачем?

Например:

  • знак действительно сходен, но правообладатель (юр. лицо или ИП) прекратил своё действие – в этом случае знак можно аннулировать (процедура займет около 4-х месяцев).
  • знак не используется в связи с какими-то обстоятельствами (не менее трёх лет с даты его регистрации) – тогда можно обратиться в суд заявлением о его досрочном прекращении (2-4 месяца);
  • можно и договориться с владельцем противопоставленного товарного знака, получить от него письмо-согласие на регистрацию вашего знака.

Собственно, что я хочу сказать: практически всегда можно найти возможность преодоления «предварительного отказа». В принципе, их можно предсказать на самом начальном этапе – на стадии предварительного поиска до подачи заявки и спланировать стратегию. Или действовать исходя из информации в «предварительном отказе» – есть полгода для маневров.

И помните, «предварительный отказ» – это мнение эксперта, почему ваше обозначение нельзя зарегистрировать. Чем обстоятельнее будет ваш ответ и весомее аргументы, тем больше шансов, что эксперт в итоге вынесет решение о регистрации товарного знака.

Тогда, оплачиваете пошлину и получаете долгожданное свидетельство о регистрации товарного знака.

Срок действия товарного знака – 10 лет с возможностью продления неограниченное количество раз.

Если кто-то будет использовать ваше название без разрешения, вы сможете взыскать с него компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей (на усмотрение суда), заставить уничтожить контрафакт и убрать все упоминания вашего названия.

Если Вы не готовы тратить своё время и разбираться во всех тонкостях делопроизводства, я рекомендую обратиться к патентному поверенному. Это специалист, имеющий 4-хлетний опыт работы в области и успешно сдавший специализированный экзамен в патентном ведомстве. На сайте патентного ведомства есть раздел «патентные поверенные» – посмотрите, есть ли юрист, к которому вы планируете обратиться, в перечне зарегистрированных патентных поверенных.

 

Памятка по регистрации товарного знака

  1. Товарный знак дает право использовать название или логотип, продавать  (сдавать в аренду) это право другим (франшиза), работать на мультибрендовых торговых площадках. Если бизнес развернулся в другую сторону, товарный знак можно продать (договор отчуждения права). 
  2. С помощью товарного знака возможно пресекать попытки копирования недобросовестными конкурентами и требовать компенсацию до 5 миллионов рублей. Без знака взыскать её могут с вас.
  3. Разрабатывая знак, лучше использовать выдуманное креативное слово (именно слово, то есть должна быть хоть одна гласная), не называть продукт своим именем, не использовать гос. символику.
  4. Делопроизводство по заявке лучше вести в электронном виде – это экономит 30% при уплате гос. пошлин, позволяет оперативно получать корреспонденцию. 
  5. Для повышения шансов в регистрации и уменьшения срока экспертизы рекомендую обращаться к патентным поверенным. Это может сэкономить ваши средства и время ещё до подачи заявки: патентный поверенный укажет вам на возможные препятствия в регистрации и варианты их устранения.

 

 

 

 

 

 

 

Фото

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
В случае проблем со здоровьем не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь с врачом.